《專利法》第三十三條規(guī)定：對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
《2010專利審查指南》規(guī)定：原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容和原說明書和權(quán)利要求書以及說明附圖能直接地、毫無意義地確定的內(nèi)容。
“顯而易見”的來源？
最高人民法院在（2010）知行字第53號(hào)行政判決書對(duì)此闡述地淋漓盡致。
案件：鄭在亞俐與精工愛普生株式會(huì)社、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司專利無效行政訴訟案。
該案件中專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求書的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，宣告該專利全部無效。北京第一中級(jí)人民法院維持了專利復(fù)審委的裁決，而北京高級(jí)人民法院則改判撤銷一審判決和專利復(fù)審委的裁定。
此案再審中最高人民法院認(rèn)為：
專利法第三十三條的立法目的在于實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)人的利益與社會(huì)公眾利益之間的平衡，一方面使申請(qǐng)人擁有修改和補(bǔ)正專利申請(qǐng)文件的機(jī)會(huì)，盡可能保證真正有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造能夠取得授權(quán)和獲得保護(hù)，另一方面又防止申請(qǐng)人對(duì)其在申請(qǐng)日時(shí)未公開的發(fā)明內(nèi)容獲得不正當(dāng)利益，損害社會(huì)公眾對(duì)原專利申請(qǐng)文件的信賴。對(duì)專利法第三十三條含義的理解，必須符合這一立法目的。
基于前述立法目的，對(duì)于“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。凡是原說明書和權(quán)利要求書已經(jīng)披露的技術(shù)內(nèi)容，都應(yīng)理解為屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。既要防止對(duì)記載的范圍作過寬解釋，乃至涵蓋了申請(qǐng)人在原說明書和權(quán)利要求書中未公開的技術(shù)內(nèi)容，又要防止對(duì)記載的范圍作過窄解釋，對(duì)申請(qǐng)人在原說明書和權(quán)利要求書中已披露的技術(shù)內(nèi)容置之不顧。
從這一角度出發(fā)，原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。只要所推導(dǎo)出的內(nèi)容對(duì)于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的，就可認(rèn)定該內(nèi)容屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
據(jù)此，最高人民法院認(rèn)為：精工愛普生在提出分案申請(qǐng)時(shí)主動(dòng)將原權(quán)利要求書中的“半導(dǎo)體存儲(chǔ)裝置”修改為“存儲(chǔ)裝置”。修改后，新的獨(dú)立權(quán)利要求1和40與所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員綜合該原始專利申請(qǐng)公開說明書、權(quán)利要求書和附圖的記載能夠直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容相比，并未引入新的技術(shù)內(nèi)容。因此，關(guān)于本專利獨(dú)立權(quán)利要求1和40中“存儲(chǔ)裝置”的修改并未超出原專利申請(qǐng)文件記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定。
最高院的觀點(diǎn)簡(jiǎn)單來說，就是認(rèn)為在專利法三十三條的適用不能簡(jiǎn)單機(jī)械，不是對(duì)修改前后的文字進(jìn)行字面對(duì)比即輕易得出結(jié)論；而是要將所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容理解為數(shù)理邏輯上唯一確定的內(nèi)容。
筆者同意最高院關(guān)于不能簡(jiǎn)單機(jī)械適用專利法三十三條的觀點(diǎn)，但是“顯而易見”的用詞還是具有較大的主觀性，如何在法律適用中避免濫用，也是司法實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)去考慮的實(shí)際問題。
比如，本領(lǐng)域技術(shù)人員所能夠理解的范圍，是否存在技術(shù)啟示，進(jìn)而論證發(fā)明內(nèi)容是否是顯而易見。如果一個(gè)專利修改之前原范圍A，而修改后加上顯而易見后的范圍是B。那么其在修改后顯然擴(kuò)張了權(quán)利的范圍。
因此對(duì)于創(chuàng)新程度低、改進(jìn)范圍小的發(fā)明創(chuàng)造，要嚴(yán)格把握“顯而易見”的適用。創(chuàng)新程度低的創(chuàng)造，A的等同范圍小。“顯而易見”的適用很可能不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大了權(quán)利保護(hù)范圍，畢竟本領(lǐng)域技術(shù)人員所能夠理解得到的范圍很廣，與現(xiàn)有技術(shù)發(fā)生觸碰的可能性也大。
因此，雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解得到，但也很可能擴(kuò)展到公共領(lǐng)域，損害公共利益。
以上是筆者一些淺見，與業(yè)內(nèi)人士共同探討。
圖/文來源：百度圖庫(kù)/道方圖說
編輯：知產(chǎn)團(tuán)（ID：ZhiChanTuan）
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專利申請(qǐng)文件修改內(nèi)容“顯而易見”可以授權(quán)？
