前段時(shí)間，隨著《微微一笑很傾城》電視劇持續(xù)熱播，該劇定制植入的游戲《倩女幽魂》引爆了游戲玩家的熱情，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在該劇播出期間，網(wǎng)易公司的手游《倩女幽魂》連續(xù)兩周在App Store總榜排行前五，成為年度最佳游戲營(yíng)銷(xiāo)案例之一。與此同時(shí)網(wǎng)易公司自主研發(fā)的手游《陰陽(yáng)師》也在今年9月份進(jìn)行全平臺(tái)公測(cè)。
出于職業(yè)敏感，筆者第一反應(yīng)即在商標(biāo)局官網(wǎng)查詢(xún)了上述兩款游戲名稱(chēng)的注冊(cè)情況，發(fā)現(xiàn)2013年在第41類(lèi)“在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲”等服務(wù)上申請(qǐng)的“倩女幽魂ONLINE及圖”商標(biāo)已被駁回，2014年在第9、41類(lèi)別上申請(qǐng)的“陰陽(yáng)師”也均被駁回，處于“商標(biāo)無(wú)效”的狀態(tài)。
其實(shí)在游戲行業(yè)像這樣商標(biāo)保護(hù)不到位的事情時(shí)有發(fā)生，筆者受其啟發(fā)，在此想結(jié)合自己曾為多家游戲公司代理商標(biāo)事務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，談?wù)劸W(wǎng)絡(luò)游戲商標(biāo)注冊(cè)的一些策略和注意事項(xiàng)，畢竟唯有在源頭做好商標(biāo)注冊(cè)規(guī)劃工作，才更有可能避免日后開(kāi)展耗時(shí)耗力的“商標(biāo)保衛(wèi)戰(zhàn)”。
一、可考慮注冊(cè)的網(wǎng)絡(luò)游戲元素
1、游戲名稱(chēng)
游戲名稱(chēng)是游戲玩家識(shí)別游戲服務(wù)提供者的最主要也是最重要的元素，例如談及“星際爭(zhēng)霸”、“魔獸世界”必然會(huì)想到暴雪公司；說(shuō)到“夢(mèng)幻西游”、“倩女幽魂”會(huì)想到網(wǎng)易公司；“歡樂(lè)斗地主”、“天天酷跑”會(huì)聯(lián)想到騰訊公司；“傳奇霸業(yè)”會(huì)聯(lián)想到三七公司，因此一款游戲的商標(biāo)注冊(cè)首選必然是游戲名稱(chēng)。
2、游戲圖標(biāo)
隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及,手游行業(yè)的規(guī)模逐年擴(kuò)大,因此除了游戲名稱(chēng)，游戲APP圖標(biāo)也可以作為商標(biāo)注冊(cè)重要的元素之一，騰訊公司對(duì)其QQ游戲中的企鵝形象就進(jìn)行注冊(cè)。
騰訊公司第11684345號(hào)“QQ游戲機(jī)G.QQ.COM及圖”商標(biāo)
3、游戲角色形象
此外，游戲中一些重要的游戲角色形象有時(shí)會(huì)被直接用做游戲圖標(biāo)，因此對(duì)于重要的游戲角色也可以考慮申請(qǐng)商標(biāo)，例如“歡樂(lè)斗地主”中的地主形象。
二、可考慮的商標(biāo)組成元素
按照現(xiàn)行的《商標(biāo)法》，商標(biāo)根據(jù)不同的組成元素，可以分為文字、字母、圖形、數(shù)字、聲音、組合商標(biāo)等。
在設(shè)計(jì)和選擇游戲商標(biāo)時(shí)，針對(duì)國(guó)內(nèi)游戲玩家，文字商標(biāo)當(dāng)是首選；如考慮國(guó)外業(yè)務(wù)拓展，也可注冊(cè)字母（英文）商標(biāo)；而圖形直觀形象易使人印象深刻，因此可考慮設(shè)計(jì)圖形商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。同時(shí)，除了可以分別注冊(cè)文字、字母、圖形商標(biāo)以外，還可考慮將多種元素進(jìn)行組合，注冊(cè)組合商標(biāo)，施以全面保護(hù)。
騰訊公司的上述第11684345號(hào)商標(biāo)正是采用了文字、字母、圖形多元素組合注冊(cè)方式來(lái)保護(hù)和推廣自身的QQ游戲品牌。
三、網(wǎng)絡(luò)游戲商標(biāo)可考慮選擇的商品和服務(wù)
國(guó)內(nèi)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，我們主要是根據(jù)《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》，從中選擇商標(biāo)擬指定使用的商品服務(wù)。需要提醒的是，今年八九月份期間，商標(biāo)局陸續(xù)公布了三批在《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》以外可接受的商品服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng)，因此除了《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》，大家也可從該三批商品和服務(wù)中進(jìn)行選擇。
根據(jù)筆者從事商標(biāo)代理的經(jīng)驗(yàn)，選擇游戲商標(biāo)指定使用的商品服務(wù)，主要從以下四個(gè)方面進(jìn)行考慮：
1、網(wǎng)絡(luò)游戲所屬的核心商品服務(wù)
根據(jù)《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》，與網(wǎng)絡(luò)游戲直接相關(guān)的是第9類(lèi)商品和第41類(lèi)服務(wù)，如第9類(lèi)的“計(jì)算機(jī)游戲軟件”、“可下載的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件”等商品；第41類(lèi)的“在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲”等服務(wù)。
2、網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)聯(lián)的商品服務(wù)
與網(wǎng)絡(luò)游戲密切相關(guān)的商品服務(wù)，主要是指可能會(huì)使相關(guān)公眾發(fā)生混淆誤認(rèn)的商品服務(wù)，例如第28類(lèi)的“游戲器具”、“游戲機(jī)”。這些商品雖與計(jì)算機(jī)游戲軟件等不屬于同一類(lèi)別，但兩者具有一定關(guān)聯(lián)性和共性，如果共存他人相同或近似商標(biāo)，可能會(huì)使得玩家誤認(rèn)為該商品服務(wù)來(lái)源于同一個(gè)游戲公司。
值得一提的是，在多媒體高度發(fā)達(dá)的今天，游戲公司為爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全面娛樂(lè)化，多數(shù)會(huì)在游戲外繼續(xù)完善外延服務(wù)功能。如考慮游戲玩家越來(lái)越注重社交體驗(yàn)，游戲公司在提供網(wǎng)絡(luò)游戲的同時(shí)會(huì)附帶有通訊社交功能，所以在為游戲商標(biāo)選擇商品服務(wù)時(shí)需留意相關(guān)的通訊社交服務(wù)，例如第38類(lèi)的“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室”服務(wù)等。
3、網(wǎng)絡(luò)游戲衍生品所屬的商品服務(wù)
游戲衍生品作為游戲的周邊產(chǎn)業(yè)，越來(lái)越受到游戲公司的關(guān)注。目前游戲衍生品主要涵蓋了玩具、文具、服裝、箱包、飾品等類(lèi)品。所以打算直接從事游戲衍生品生產(chǎn)銷(xiāo)售或從事游戲衍生品授權(quán)的游戲公司在指定商標(biāo)使用的商品時(shí)，需注意選擇游戲衍生品所屬商品服務(wù)。例如暴雪公司的“魔獸世界”商標(biāo)，除了第9類(lèi)和第41類(lèi)，核準(zhǔn)使用的商品服務(wù)還包括第16類(lèi)的文具用品、第18類(lèi)的“背包”、第25類(lèi)“無(wú)檐帽”、第28類(lèi)的“玩具”，第29類(lèi)、第30類(lèi)的零食，第32類(lèi)的飲料等。
除此之外，筆者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)游戲衍生品還會(huì)涉及第20類(lèi)的枕頭、枕套等；第21類(lèi)的玻璃杯等。
4、游戲公司將來(lái)可能拓展的業(yè)務(wù)
公司在拓展新業(yè)務(wù)時(shí)，一般會(huì)傾向于在推出的新產(chǎn)品或服務(wù)上繼續(xù)沿用公司原有的核心商標(biāo)，因此核心商標(biāo)在選擇商品服務(wù)時(shí)，還需一并對(duì)公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行綜合考量，對(duì)公司以后可能拓展到的業(yè)務(wù)所屬商品服務(wù)進(jìn)行指定，以避免到時(shí)候商標(biāo)被他人搶先注冊(cè)，而被迫放棄繼續(xù)沿用。
四、網(wǎng)絡(luò)游戲商標(biāo)的事先規(guī)劃與設(shè)計(jì)
在明確了游戲商標(biāo)注冊(cè)可供選擇的元素及商品服務(wù)后，游戲商標(biāo)如何進(jìn)行事前的規(guī)劃與設(shè)計(jì)呢？筆者認(rèn)為游戲商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則，方能盡量規(guī)避注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)，盡快進(jìn)行商標(biāo)確權(quán)。
1、及時(shí)注冊(cè)，避免搶注
《商標(biāo)法》明文規(guī)定商標(biāo)審查期限系自收到申請(qǐng)文件起九個(gè)月審查完畢，符合規(guī)定予以初審公告，初審公告期為三個(gè)月，因此一件符合規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)所需花費(fèi)的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一年，這還是在商標(biāo)未被駁回，未被提異議的情況下，如果發(fā)生前述情形之一，可能還會(huì)進(jìn)入駁回復(fù)審、異議等后續(xù)程序的話，則需要投入更大的時(shí)間成本。
以本文開(kāi)篇提及的第12962288號(hào)“倩女幽魂ONLINE及圖”商標(biāo)為例，網(wǎng)易公司在2013年7月就對(duì)該商標(biāo)提出了注冊(cè)申請(qǐng)，2014年11月商標(biāo)局予以駁回，2015年8月商評(píng)委裁定駁回網(wǎng)易公司復(fù)審，2015年12月30日北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院出具一審判決駁回網(wǎng)易公司訴求，如果網(wǎng)易公司提起上訴，則該案目前可能還在北京高院審理中。就該商標(biāo)而言，從提出申請(qǐng)至今已達(dá)三年之久，權(quán)屬仍未明確。
而有些游戲從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)到測(cè)試到正式上線運(yùn)營(yíng)，可能也就一年左右的時(shí)間，所以若打算在游戲運(yùn)營(yíng)之前就獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，則必然要求在游戲最初設(shè)計(jì)之時(shí)，就需要同時(shí)考慮游戲商標(biāo)的注冊(cè)問(wèn)題，及時(shí)提出注冊(cè)申請(qǐng)。
2、事先檢索，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
在設(shè)計(jì)游戲名稱(chēng)或其他圖標(biāo)等元素時(shí)應(yīng)同時(shí)做好事先商標(biāo)檢索分析工作，考慮設(shè)計(jì)元素注冊(cè)成功的可能性。對(duì)于在相同或類(lèi)似商品上已有相同或近似商標(biāo)申請(qǐng)的，建議游戲公司可根據(jù)實(shí)際情況考慮更改調(diào)整游戲名稱(chēng)或圖標(biāo)等元素設(shè)計(jì)，減少商標(biāo)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
3、不得違反禁用禁注規(guī)定
游戲商標(biāo)經(jīng)過(guò)檢索后，如果不存在相同或近似的已申請(qǐng)商標(biāo)，則還需注意不能違反《商標(biāo)法》的“禁用”和“禁注”兩方面的規(guī)定。
一是“禁用”規(guī)定，《商標(biāo)法》第十條例舉了不得作為商標(biāo)使用的諸多標(biāo)志，其中筆者認(rèn)為需要特別注意的是，第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定“有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的”。
在電子藝界公司的“植物大戰(zhàn)僵尸”商標(biāo)確權(quán)案中，商標(biāo)局和商評(píng)委皆以該商標(biāo)中的“僵尸”具有迷信色彩為由駁回商標(biāo)申請(qǐng)，最終北京高院也認(rèn)定“僵尸”二字具有封建迷信色彩，會(huì)對(duì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生不良影響而不得作為商標(biāo)使用。
而筆者在開(kāi)篇提及的手游《陰陽(yáng)師》，很有可能就是因?yàn)樵撚螒蛎Q(chēng)具有封建迷信色彩會(huì)產(chǎn)生不良影響而被駁回。
二是“禁注”規(guī)定，《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定了三項(xiàng)不得作為商標(biāo)注冊(cè)，第（一）項(xiàng)是僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)的；第（二）項(xiàng)是僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；第（三）項(xiàng)是其他缺乏顯著特征的，同時(shí)該條還規(guī)定了第一款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
仍以網(wǎng)易公司“倩女幽魂ONLINE及圖”為例，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院駁回網(wǎng)易公司訴求的理由是，認(rèn)為該商標(biāo)指定使用在第41類(lèi)的“在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲”等服務(wù)上缺乏顯著性，構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）所述的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的情形。（需要特別說(shuō)明的是，該案中，法院的觀點(diǎn)是認(rèn)為商標(biāo)與指定使用的商品或服務(wù)的聯(lián)系過(guò)于緊密，導(dǎo)致商標(biāo)針對(duì)其指定的商品或服務(wù)而言，不具有顯著性，而并非認(rèn)為該商標(biāo)標(biāo)志本身不具有顯著性。）
由此可見(jiàn)，缺乏顯著性的商標(biāo)，將難以獲得保護(hù)。而對(duì)于原本不具有顯著性在經(jīng)過(guò)使用后取得顯著特征的標(biāo)識(shí)，雖可以作為商標(biāo)注冊(cè)，但在日后的維權(quán)中卻又可能會(huì)遭遇重重困難。
在盛唐公司與騰訊公司的“三代”案中，法院認(rèn)為三代游戲作為特定撲克牌游戲名稱(chēng)存在并被公眾使用，其與斗地主、挖坑均屬于牌類(lèi)游戲的通用名稱(chēng)，已為相關(guān)公眾普遍知悉和接受”，進(jìn)而認(rèn)定盛唐公司的“三代”注冊(cè)商標(biāo)屬于通用名稱(chēng)，騰訊公司使用“三代”屬于正當(dāng)使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
因此，商標(biāo)最好進(jìn)行獨(dú)創(chuàng)設(shè)計(jì)，獨(dú)創(chuàng)性和顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)，越容易獲得注冊(cè)，授權(quán)后也能夠獲得更強(qiáng)的保護(hù)，反之，則越難獲得保護(hù)。
綜上所述，只有做好商標(biāo)事先布局規(guī)劃工作，才能盡快進(jìn)行商標(biāo)確權(quán)，獲得保護(hù)。筆者也在此提醒游戲公司在注重用戶(hù)體驗(yàn)和版權(quán)問(wèn)題的同時(shí)也應(yīng)對(duì)游戲商標(biāo)注冊(cè)問(wèn)題予以重視，畢竟無(wú)法獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán),不僅企業(yè)自身商標(biāo)使用行為毫無(wú)保障，日后維權(quán)也將因缺失權(quán)利基礎(chǔ)而舉步維艱。
作者：陳立冬 北京市立方（廣州）律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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