專利作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)中重要的一員，受到法律的保護(hù)，相對(duì)于一般的有形資產(chǎn)，專利權(quán)屬的界定十分復(fù)雜。明確的專利權(quán)屬會(huì)給潛在的投資人和技術(shù)合伙人一種獨(dú)特性，是企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、壟斷市場(chǎng)和融資的重要籌碼之一。而存在權(quán)屬瑕疵的專利可能會(huì)給受讓者的利益帶來程度不一的損害。此案審理中，關(guān)于技術(shù)開發(fā)合同的法律性質(zhì)、委托開發(fā)合同的專利權(quán)歸屬、職務(wù)發(fā)明如何認(rèn)定等問題成為爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。
近日，陜西省高級(jí)人民法院審理了一例“委托開發(fā)專利權(quán)屬上訴案”，二審宣判維持陜西省西安市中級(jí)人民法院一審判決，從而使這例歷時(shí)兩年的專利權(quán)屬訴訟糾紛案結(jié)案。法律專家指出，通過此案的審理，在技術(shù)開發(fā)合同中務(wù)必要明確約定技術(shù)成果權(quán)益歸屬，不僅僅是明確成果的所有權(quán)，而且要在明確權(quán)利歸屬時(shí)，進(jìn)一步規(guī)定是否有專門的利益分享約定，以便維護(hù)合作者各方的利益。
曲折的專利權(quán)屬訴訟案
“開發(fā)人應(yīng)依法享有合同約定的研發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利申請(qǐng)權(quán)。”原告王增祿在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)表示，2001年1月19日，陜西省西安恒泰本草科技有限公司（下稱恒泰公司，后轉(zhuǎn)入陜西九州生物科技股份有限公司）與王增祿就開發(fā)染料木素（大豆異黃酮的主要成分之一，具有預(yù)防和治療骨質(zhì)疏松等疾病的作用）簽訂了技術(shù)開發(fā)委托合同。合同約定由王增祿受委托獨(dú)立完成染料木素制備工藝的研究工作并提供相關(guān)的新藥申報(bào)資料，完成國(guó)家新藥審批所要求達(dá)到臨床準(zhǔn)入條件，獲得批件，準(zhǔn)備染料木素的實(shí)驗(yàn)研究資料等；由恒泰公司提供小型設(shè)備、大型實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地及條件；王增祿是本項(xiàng)技術(shù)研究成果的惟一合作者，恒泰公司在項(xiàng)目完成后付王增祿技術(shù)勞務(wù)費(fèi)200萬元。該協(xié)議對(duì)技術(shù)成果歸屬未作出約定。
2001年2月28日，恒泰公司就同一項(xiàng)目與某大學(xué)簽訂合同，委托某大學(xué)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上研制開發(fā)與染料木素相關(guān)的派生科技成果。
2002年4月份，王增祿完成合同約定的研發(fā)工作。之后直至2005年期間，王增祿出國(guó)進(jìn)修。2002年6月28日，恒泰公司在未與王增祿協(xié)商的情況下，將染料木素制備工藝申請(qǐng)專利。在專利審批期間，2004年9月，恒泰公司、某大學(xué)將其共同研發(fā)并經(jīng)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)進(jìn)行臨床研究的正式批件及上述研究成果的專利申請(qǐng)權(quán)無償獨(dú)占性轉(zhuǎn)讓給陜西九州生物科技股份有限公司（下稱九州公司），由九州公司使用染料木素制備工藝技術(shù)，并繼續(xù)申請(qǐng)專利，而且使用該成果研發(fā)新藥。2005年8月31日，九州公司獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利證書，成為染料木素的制備工藝的專利權(quán)人，專利證書記載的發(fā)明人為王增祿與某大學(xué)的另兩人。
雙方不同觀點(diǎn)法庭交鋒
2007年7月23日，王增祿向陜西省西安市中級(jí)人民法院提起法律訴訟，狀告恒泰公司和九州公司違法，要求法院判令染料木素的制備工藝專利權(quán)歸王增祿所有。王增祿認(rèn)為，根據(jù)專利法以及合同法有關(guān)規(guī)定，其作為該技術(shù)合同的開發(fā)人依法享有研發(fā)成果即染料木素制備工藝的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利申請(qǐng)權(quán)。
被告方恒泰公司和九州公司認(rèn)為，與原告王增祿訂立合同后，由于王增祿沒有資格也沒有能力完成開發(fā)義務(wù)，恒泰公司于2001年2月28日就同一開發(fā)項(xiàng)目又與某大學(xué)簽訂了技術(shù)開發(fā)合同，委托某大學(xué)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上研制開發(fā)與染料木素相關(guān)的派生科技成果；同時(shí)，新藥申報(bào)資料中有王增祿的簽字，就可以認(rèn)為王增祿是職務(wù)發(fā)明，不存在獨(dú)立完成的依據(jù)。專利申請(qǐng)自2004年1月7日公告以來，從未有人提出異議。所以，被告取得的專利權(quán)是合法的。
原告起訴后，西安市中級(jí)人民法院依法公開開庭審理了此案。2007年10月，經(jīng)合議庭合議，一審判決確認(rèn)“染料木素的制備工藝”發(fā)明專利（專利號(hào)：ZL02123450.7）的專利權(quán)人為王增祿。
一審判決之后，被告恒泰公司和九州公司不服一審判決，遂向陜西省高級(jí)人民法院提起上訴。陜西省高級(jí)人民法院經(jīng)過審理，二審作出維持一審判決的決定。
此案三大焦點(diǎn)問題解析
“法院的判決依據(jù)是相關(guān)法律規(guī)定。”陜西省西安市中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理此案的法官姚建軍在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)，針對(duì)此案中的三個(gè)焦點(diǎn)問題進(jìn)行了解析。姚建軍認(rèn)為，焦點(diǎn)之一是技術(shù)開發(fā)合同的法律性質(zhì)。王增祿與恒泰公司協(xié)議約定的主要權(quán)利、義務(wù)和雙方訂立合同的目的符合委托技術(shù)開發(fā)合同的特征，因此本案應(yīng)適用委托技術(shù)開發(fā)合同的法律規(guī)定確定爭(zhēng)訟之專利權(quán)的歸屬問題。焦點(diǎn)之二是委托開發(fā)合同專利權(quán)歸屬的問題。根據(jù)我國(guó)合同法第329條之規(guī)定，當(dāng)事人之間在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，在合同中對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)歸屬有約定的，依其約定辦理；未作出約定或者約定不明的，依照法律規(guī)定，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人，取得專利權(quán)后，研究開發(fā)人依法享有專利權(quán)，但委托人可以無償實(shí)施該專利。本案中，雙方并未對(duì)專利權(quán)的歸屬作出明確約定，因此，爭(zhēng)訟之專利權(quán)歸屬于王增祿。焦點(diǎn)之三是關(guān)于爭(zhēng)訟之專利權(quán)是否屬于職務(wù)發(fā)明的問題。我國(guó)專利法第六條規(guī)定：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，該單位為專利權(quán)人。非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。根據(jù)合同可以認(rèn)定，王增祿研發(fā)染料木素的行為是非職務(wù)行為。因此，法院依據(jù)上述理由作出判決。
同濟(jì)大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院教授劉曉海在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)指出，合同法第326條第2款規(guī)定，職務(wù)技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者其他組織的工作任務(wù)，或者主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果。從此案情況看，王增祿做出的成果不是職務(wù)技術(shù)成果。此案是委托開發(fā)合同，根據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定，委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人。研究開發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以免費(fèi)實(shí)施該專利。
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