創(chuàng)新工場于2009年9月由李開復(fù)創(chuàng)辦，是一家旨在培育創(chuàng)新人才和新一代高科技企業(yè)的創(chuàng)業(yè)平臺。截至2016年9月12日，創(chuàng)新工場完成了345億元人民幣的投資。
新《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定：“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。”該條款是新《商標(biāo)法》的新增內(nèi)容，本文結(jié)合第7679143號創(chuàng)新工場Innovation-Dream Works商標(biāo)異議復(fù)審案，對其中提到的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請注冊其他商標(biāo)情形的判定進(jìn)行分析闡述。
◎基本案情
申請人：創(chuàng)新工場有限公司
被申請人：北京君杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
被異議商標(biāo)：第7679143號創(chuàng)新工場Innovation-Dream Works商標(biāo)
(一)當(dāng)事人主張
申請人的主要理由是：申請人創(chuàng)新工場有限公司(INNOVATION WORKS LIMITED)，由李開復(fù)博士于2009年9月發(fā)起設(shè)立，是致力于早期階段投資并提供全方位創(chuàng)業(yè)培育的投資機(jī)構(gòu)。經(jīng)各類媒體廣泛宣傳報(bào)道，創(chuàng)新工場商標(biāo)已在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界具有較高知名度，與申請人建立一一對應(yīng)關(guān)系。被申請人申請注冊被異議商標(biāo)的行為涉嫌搶注申請人中英文商號和商標(biāo)。被申請人是一家從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的公司，除本案被異議商標(biāo)外，還曾搶注天府人家、尚體網(wǎng)購、美團(tuán)、S7EV3N、掌生谷粒等他人知名商標(biāo)，惡意明顯。綜上，申請人請求不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊。
被申請人的主要理由是：李開復(fù)博士個(gè)人的榮譽(yù)與本案無關(guān)，申請人所獲得的榮譽(yù)均晚于被異議商標(biāo)申請日期。申請人提交的證據(jù)不足以支持其主張，請求核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊。
(二)商評委審理與裁定
商評委經(jīng)審理查明：
被異議商標(biāo)由被申請人于2009年9月7日提出注冊申請，指定使用在第42類“研究與開發(fā)(替他人)；工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)；室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)；服裝設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)編程；計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟件咨詢；計(jì)算機(jī)病毒的防護(hù)服務(wù)；提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎”上。
商評委經(jīng)審理認(rèn)為：
新《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定：“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。”本案被異議商標(biāo)指定使用服務(wù)為工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)等，不屬于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范疇，故被申請人申請注冊被異議商標(biāo)的行為違反了新《商標(biāo)法》第十九條第四款之規(guī)定，被異議商標(biāo)依法應(yīng)不予核準(zhǔn)注冊。
依據(jù)新《商標(biāo)法》第十九條第四款、第三十五條、第三十六條及2001年《商標(biāo)法》第三十三條第一款的規(guī)定，商評委裁定被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。
◎重點(diǎn)評析
本案的焦點(diǎn)問題之一是被異議商標(biāo)的申請注冊是否構(gòu)成新《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請注冊其他商標(biāo)之情形。
對于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請注冊其他商標(biāo)情形的判定，需要滿足的條件為：被申請人為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)且系爭商標(biāo)指定使用服務(wù)并非商標(biāo)代理服務(wù)。
具體到本案中，被申請人北京君杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司是一家從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的公司，被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)為“研究與開發(fā)(替他人)；工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)；室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)；服裝設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)編程；計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟件咨詢；計(jì)算機(jī)病毒的防護(hù)服務(wù)；提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎”，均非商標(biāo)代理服務(wù)，由此可以判定被申請人申請注冊被異議商標(biāo)的行為已構(gòu)成新《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定的情形。
從本案的審理可以看出，對于新《商標(biāo)法》第十九條第四款的適用，只需滿足“被申請人為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)且系爭商標(biāo)指定使用服務(wù)并非商標(biāo)代理服務(wù)”即可，其他如被申請人惡意情況、申請人商標(biāo)知名度和獨(dú)創(chuàng)性、商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)性等可作為輔助考量因素，但并非必備條件。新《商標(biāo)法實(shí)施條例》第八十四條規(guī)定：“商標(biāo)法所稱商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。”若商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在與自己業(yè)務(wù)無關(guān)的商品或服務(wù)上申請大量商標(biāo)，或者利用自己掌握的商標(biāo)知識，惡意搶注他人商標(biāo)，將違背《商標(biāo)法》第四條有關(guān)商標(biāo)注冊應(yīng)是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需要的立法目的，擾亂商標(biāo)注冊秩序。從維護(hù)公平競爭市場秩序角度出發(fā)，應(yīng)制止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在代理服務(wù)以外的商品或服務(wù)上申請注冊商標(biāo)的行為。（尚平）
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新《商標(biāo)法》第十九條第四款商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請注冊其他商標(biāo)情形的判定
